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主體“滅失”，對商標(biāo)近似判斷有何影響？
2021-01-29
The Author :
作 者：蔡欣伶 華進(jìn)商標(biāo)事業(yè)部
>>> 北京高院
可以認(rèn)定不構(gòu)成近似商標(biāo)
【規(guī)定】
《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（以下簡稱《審理指南》）15.7規(guī)定：
“商標(biāo)行政案件中，引證商標(biāo)權(quán)利人被注銷且無證據(jù)證明存在權(quán)利義務(wù)承受主體的，可以認(rèn)定引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。”
【分析】
《審理指南》使用了“可以”而非“應(yīng)當(dāng)”，可見其為指導(dǎo)作用。實踐中，北京高院多據(jù)此判定申請商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，從在(2019)京行終8926號、(2019)京行終459號等判決可知其主要結(jié)合引證商標(biāo)是否存在轉(zhuǎn)讓、移轉(zhuǎn)申請或授權(quán)使用等情形進(jìn)行考量。
以(2019)京行終459號案為例，二審法院認(rèn)為： “引證商標(biāo)一、二的權(quán)利人均已被注銷，其作為法律主體的資格已經(jīng)滅失。在案并無證據(jù)證明引證商標(biāo)一、二的權(quán)利人在清算中已對其商標(biāo)權(quán)利進(jìn)行處理，亦無證據(jù)證明引證商標(biāo)一、二已經(jīng)提交轉(zhuǎn)讓申請、被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或存在授權(quán)使用等仍然能夠發(fā)揮來源識別作用的情形。商標(biāo)的基本功能在于區(qū)分不同商品或者服務(wù)的來源，只有使用商標(biāo)的商品進(jìn)入流通領(lǐng)域，商標(biāo)的識別功能才能發(fā)揮。即使引證商標(biāo)一、二尚未注銷，但由于其權(quán)利主體的缺失，該商標(biāo)無法進(jìn)入流通領(lǐng)域，該商標(biāo)區(qū)分商品或者服務(wù)來源的功能亦隨之喪失，不再構(gòu)成申請商標(biāo)申請注冊的權(quán)利障礙。”
>>> 商標(biāo)局
現(xiàn)無相關(guān)規(guī)定，實踐存在分歧
【規(guī)定】
2002年《商標(biāo)法實施條例》第47條規(guī)定：
商標(biāo)注冊人死亡或者終止，自死亡或者終止之日起1年期滿，該注冊商標(biāo)沒有辦理移轉(zhuǎn)手續(xù)的，任何人可以向商標(biāo)局申請注銷該注冊商標(biāo)。提出注銷申請的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)該商標(biāo)注冊人死亡或者終止的證據(jù)。
注冊商標(biāo)因商標(biāo)注冊人死亡或者終止而被注銷的，該注冊商標(biāo)專用權(quán)自商標(biāo)注冊人死亡或者終止之日起終止。
現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》已刪除該條款，僅第32條規(guī)定了移轉(zhuǎn)的申請方式：注冊商標(biāo)專用權(quán)因轉(zhuǎn)讓以外的繼承等其他事由發(fā)生移轉(zhuǎn)的，接受該注冊商標(biāo)專用權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)憑有關(guān)證明文件或者法律文書到商標(biāo)局辦理注冊商標(biāo)專用權(quán)移轉(zhuǎn)手續(xù)。
【分析】
根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對于此類商標(biāo)，權(quán)利人以外的主體已無法通過申請注銷清除該商標(biāo)，只能采取較為被動的方式，如：
①待其注冊已滿三年提起撤銷申請；
②待其專用權(quán)期滿未續(xù)展?jié)M一年；
③如權(quán)利人存在囤積商標(biāo)等惡意注冊行為則可提起無效宣告。
無論是何種方式，均需耗費(fèi)較長時間，不利于盤活商標(biāo)資源。
在商標(biāo)評審階段實踐中，審查員對于此類引證商標(biāo)權(quán)利人已注銷是否認(rèn)定引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)持兩種不同的意見。
意見一：權(quán)利人滅失，商標(biāo)權(quán)終止
商標(biāo)的功能是區(qū)分商品或服務(wù)來源，引證商標(biāo)權(quán)利人已注銷且無證據(jù)證明存在權(quán)利義務(wù)承受主體的，認(rèn)定引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)不構(gòu)成近似，即與北京高院的觀點相同。
可見于第35967556號“夢幻足球”、第42142645號“LITUN MEDIA COMMUNICATION”、第36924992號圖形等商標(biāo)駁回復(fù)審決定書。 第35967556號 “夢幻足球”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書 第36924992號 圖形商標(biāo)駁回復(fù)審決定書
意見二：權(quán)利人滅失，商標(biāo)權(quán)尚存
引證商標(biāo)權(quán)利人已注銷不屬于商標(biāo)評審案件審理范圍，或認(rèn)為引證商標(biāo)權(quán)利人企業(yè)注銷狀態(tài)并不能證明其商標(biāo)專用權(quán)的喪失。
在第42072817號“汝醉”、第39716961號“ONEIRO”等商標(biāo)駁回復(fù)審案中，審查員觀點為：“引證商標(biāo)所有人企業(yè)注銷的狀態(tài)并不能證明其商標(biāo)專用權(quán)的喪失”、“引證商標(biāo)注冊人的存續(xù)情況并非確定引證商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)的當(dāng)然依據(jù)”等類似表述。 簡言之，此觀點認(rèn)為，已注冊商標(biāo)經(jīng)過撤銷、無效、注銷或注冊期滿未續(xù)展等才會導(dǎo)致商標(biāo)專用權(quán)的消滅，權(quán)利人已注銷但未處理商標(biāo)，從商標(biāo)專用權(quán)的角度來看，商標(biāo)在有效期內(nèi)，為有效商標(biāo)。
>>> 觀點討論
商標(biāo)的作用是識別商品或服務(wù)來源，認(rèn)定權(quán)利人已注銷的引證商標(biāo)與申請商標(biāo)不構(gòu)成近似的基礎(chǔ)是二者不會導(dǎo)致混淆。具體而言，與自然人不同，法人權(quán)利人經(jīng)過清算等程序完成注銷登記，表明其具備妥善處理“有意”處置財產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利的時間，而非不可預(yù)測地被注銷。
“法律不保護(hù)躺在權(quán)力上睡覺的人。”
對于這類商標(biāo)權(quán)利人在注銷時未予處置名下已注冊商標(biāo)的情況，可以合理推定其主觀上已無繼續(xù)持有該商標(biāo)專用權(quán)的意圖，商標(biāo)不再具備進(jìn)入市場的可能。考慮到引證商標(biāo)可能尚未完全退出市場，即對公眾而言，該商標(biāo)代表著某個企業(yè)品牌質(zhì)量的象征。但可否參考《商標(biāo)法》第五十條中設(shè)置的一年“隔離期”，自其注銷之日起一年內(nèi)不予注冊相同或近似商標(biāo)，從而盡可能地衡平社會公眾與私人利益之間的關(guān)系？
目前，從公開的文件暫無法獲知這類案件統(tǒng)一的裁判標(biāo)準(zhǔn)，即法院、商標(biāo)局基于哪些因素的考量進(jìn)行裁判。
當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展瞬息萬變，企業(yè)的壽命受制于市場的更迭，部分微小企業(yè)在注銷時甚至未予以考慮商標(biāo)的處置，一個微小企業(yè)的壽命可能只有三四年，但商標(biāo)的專用權(quán)期限為十年。而我國商標(biāo)的注冊數(shù)量逐年攀升，即便是獨(dú)創(chuàng)商標(biāo)，基于巧合構(gòu)成近似的幾率也愈來愈高，若對這類權(quán)利人已注銷的商標(biāo)繼續(xù)予以保護(hù)，其他主體成功注冊商標(biāo)的時間、經(jīng)濟(jì)成本將會提高，這在一定程度上阻礙其他企業(yè)正常的運(yùn)營，而一個企業(yè)又有多少個三四年可以等？
因此，若法院/商標(biāo)局等相關(guān)部門能夠基于審查實踐，對這類案件提供一個相對明確的審查標(biāo)準(zhǔn)，讓企業(yè)遇到這種情況時有據(jù)可依，既對審查工作效率有所促進(jìn)，也有利于企業(yè)盡早落實商標(biāo)權(quán)。
此外，一般而言，引證商標(biāo)權(quán)利人注銷，該商標(biāo)的注冊時間也較久，在尚無明確判斷標(biāo)準(zhǔn)情況下，可考慮采用“復(fù)審+撤銷連續(xù)三年不使用+新申請”等方式靈活處理。
[1] 劉春霖《無主知識產(chǎn)權(quán)范疇的理論構(gòu)建》，《法律科學(xué)》，2011
[2] 王蓮峰，沈一萍《論清理閑置注冊商標(biāo)制度的構(gòu)建》，《知識產(chǎn)權(quán)》，2019
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